国外知识产权确认不侵权之诉的分析与借鉴

摘要：他山之玉，可以攻石。研究其他国家对于确认不侵权之诉的规定，横向考察国外知识产权确认不侵权之诉的法律渊源，广泛涉猎国际条约、英美法系、大陆法系国家的相关具体规定。可以看到这些国家早在一个世纪甚至更早之前就对市场参与者利用不当警告损害竞争对手的问题提供了各种保护和救济途径。中国应该借鉴和吸收这些国家的规定，完善确认不侵权之诉的相关制度，这不仅是遵守《巴黎公约》规定的国际义务，也是知识经济时代急迫的现实要求。

关键词：知识产权；确认不侵权之诉；宣告式判决

中图分类号：D90文献标志码：A文章编号：1673-291X（2014）16-0308-04

一、国际条约

《保护工业产权巴黎公》（Paris Convention For the Protection of Industry Property）简称《巴黎公约》。

《巴黎公约》于1883年签署，是世界上关于保护知识产权的最重要的国际公约之一，目前拥有174位签署成员。1900年，该公约修订要求签署成员提供保护反对不公平竞争，公约成员必须保证对各该国国民有效防范不正当竞争，公约将这种竞争行为定义为“工商业事务中违反诚实的习惯做法的竞争行为”。禁止特定的行为，其中包括“在经营商业中，具有损害竞争者的营业所、商品或工商业活动商誉性质的虚伪说法”，而对竞争对手诉讼威胁的不实警告，经属于上述被禁止的特定行为。此后，《保护工业产权巴黎公约指南》在此问题上进一步给予释明：如果存在用不实指控诋毁竞争对手的经营、商品或服务的事实，即使做出该不失指控的人并无诋毁伤害的意图，仍足以适用本规定。它留给各国的国内立法或判例法来决定是否，以及在何种情况下决定，并非完全不实的指控也可能构成不正当竞争行为。①

二、英美法系国家

（一）英国

对确认不侵权之诉在英国被称为无理威胁（Groundless Threats）之诉，最早的案例可以追溯到1868年的发生的雷恩诉维尔德之案（Wren v Weild）。②雷恩公司生产绞线机，并针对一些主要使用维尔德的竞争对手产品的制造商进行推销活动。维尔德写信给雷恩的潜在客户声称雷恩的机器侵犯了他的专利，如果使用了这些机器，维尔德将会要求特许权使用费，或者是提起侵权诉讼。而实际上维尔德没有进一步开展任何法律程序，但所有的潜在客户在收到信后都停止了与雷恩的采购谈判。随后雷恩向法院要求维尔德赔偿其遭受的损失，但是被法院驳回了其请求。因为雷恩无法按照当时的法律所要求，来证明维尔德是恶意伤害他或他的业务。

正式确立确认不侵权之诉的制度的规定是1883年《专利、外观设计和商标法案》第32节。作为对哈尔西诉布拉泽胡德（Halsey v.s Brotherhood）案件的回应，这一节中确立了作出无理威胁是属于侵权行为的规定。

哈尔西先生生产蒸汽发动机，布拉泽胡德而是生产同样的产品。布拉泽胡德有一个促进其业务的经营策略――有组织地去威胁那些打算购买哈尔西产品的客户，声称他们侵犯了其专利并会提讼。而布拉泽胡德却从未采取过进一步的行动，但这样的威胁已经足以赶走哈尔西的大部分客户了。

哈尔西为了阻止布拉泽胡德的发函行为，向法院申请颁布禁制令，但被法院拒绝了。主审法官柯勒律治・C・J表示（Lord

Coleridge CJ）即使这些侵权的指控是不真实的且有可能损害原告的利益，但除非他是恶意中伤并企图造成损害，这是一个法律基于社会利益的考虑，允许权益受到损害而没有相关救济途径的例子。③

随后，英国国会在1883年推出相关救济规定扭转了上述的局面。在这些救济规定中，对于发出的威胁是善意还是恶意并不重要。如果不设立这些救济规定，有些掌握着一些站不住脚的所谓的“专利权”的无良专利权人，可能会在不打算提起任何诉讼的情况下而发出警告函。紧接着对于商标和外观设计也出台了类似的规定。

英国立法机构对无理威胁的态度是：“意图允许经营者对竞争的生产商发出提起侵权诉讼的威胁，但不允许经营者对竞争的生产商的客户发出不正当的威胁”。①英国现行的具体的法律规定有：1949年《注册外观设计法》第26节、1977年《专利法》第70节、1988年《版权、外观设计和专利法案》第253节、1994年《商标法》第21节、2005年《社区外观设计条例》第2条、2006年《社区商标条例》第6条。

（二）美国

美国的首例确认不侵权案发生在1933年，纳什维尔，查塔努加和圣路易斯铁路公司诉华莱士（Nashville，Chattanooga & St.Louis Railway Co.v.Wallace）。

为了解决越来越多的可能到法院的纠纷，美国在1934通过了《联邦确认之诉法案》（Federal Declaratory Judgment Act）。该法案只处理程序问题，不会取代《美国宪法》第三条（Article III of the U.S.Constitution）中的获得司法救济的实体权利，但为那些以前无法立案的当事人提供了一定的可能性。②法院强调案件的受理需要存在“实质的争议”（actual controversy），其具体要求与《美国宪法》第3条规定的“案件和争议”（case or controversy）一致。该法案的初衷是为了解决争议当事人之间的权利在法律上的不确定的状态，限制滥发威胁函的不正当竞争行为，平衡各方当事人的谈判地位。

该法案后来成为《美国法典》第28章第2201和2202部分（U.S.Code Title 28，Section 2201，Section 2202），主要解决在知识产权领域尤其是专利领域的纠纷。

（三）澳大利亚

澳大利亚有针对无理威胁的成文规定，通过法律和法规的形式来调整专利、商标和外观设计等知识产权问题。参见其1990年《专利法案》，第3部分、1995年《商标法案》第SS 129条和130条、2003年《外观设计法案》，第3部分。被侵害一方必须证明有受到威胁，这种威胁可能是明示的也可能的暗示的，问题的重点是作为收函人一般公众要如何理解所收到函件的含义。专利和外观设计的立法规定“仅仅是通知不构成威胁”，但在商标的立法中没有这样的规定。

在澳大利亚，2011年《民事纠纷解决法案》也对要采取真正的诉讼来解决争端的纠纷当事人在民事诉讼程序开始前的义务进行了规定。当事人必须提交一份“真正的步骤说明”，说明他们为了试图达成和解都做了什么。目前还没有发现有担心这个义务与无理威胁规定之前的相互作用的关注。这似乎是因为2011年的法案的要求是相当灵活的。澳大利亚的法律还规定法律顾问具有豁免权。该国1990年《专利法案》第132部分规定，执业律师或注册专利律师不就“在他或她的专业技能领域内代表客户所作出的行为”承担责任。在对待商标或外观设计的无理威胁问题上，也有类似的豁免权的规定。

（四）新西兰

新西兰在专利和外观设计③立法方面也有针对无理威胁的成文规定，在澳大利亚，不在侵权者之间区分主要和次要侵权。同样，法规规定，“仅仅是通知”，不构成一种威胁。然而，与澳大利亚不同的是，新西兰对法律顾问没有豁免权。

也许令人惊讶的是，1953年《商标法案》规定不包括任何无理威胁。该法案于2002年修订，但修正案并没有针对无理威胁提供一个具体的救济措施。相反，第105条提对不正当程序提供了救济措施。当事人提讼指控他们涉嫌侵犯其注册商标，被告可以要求法院宣告诉讼是不正当的，并有权要求原告赔偿所遭受的损失。而在商标领域内寻求面对“不正当”威胁的救济途径，必须依靠1986年公平贸易法案，其第9条有禁止进行贸易误导或欺骗行为的规定。

（五）加拿大

1928年，加拿大签署了《巴黎公约》。然后，在其1932年制定的《不正当竞争法》作出对不正当竞争的规定。其后1985年《商标法》第7节中也有相关规定：“任何人不得：（a）进行虚假或误导性陈述以诋毁竞争对手的业务、商品或服务”，“（e）作出任何其他行为或采取任何其他的在加拿大内违背了诚实的工业或商业惯例的商业行为”。

加拿大最高法院在1966年决定的S&S工业诉洛威尔（S & S Industries v Rowell）一案，为指导案例。洛威尔是金属丝生产商，拥有一项用扁钢丝结构架技术制造文胸的专利。该公司发函给原告S&S工业指控其侵犯了该专利，但并未提讼。相反，该公司了S&S工业的其中两个客户，同时在一份拥有广泛影响的商业报刊中大肆宣传。在这种情况下，两个客户都分别与洛威尔公司达成协议，承诺将不会出售S&S工业的产品，亦不会对洛威尔公司的专利提出质疑。然而，仅作为S&S工业的客户，都被要求支付赔偿或特性使用费，两个客户都被允许处置现有股票。这些相当不平等的条款对洛威尔公司所谓的专利是否有效产生怀疑。因此S&S工业作为原告洛威尔，要求认定其专利无效并赔偿损失。原审法院支持了S&S工业的请求，而最高法院亦维持了这一判决。

在最高院的审判中，法官马特兰德・J（Martland J）.列出此类案件立案的基本要素：（1）具有虚假的或者误导性的陈述。（2）企图诋毁竞争对手的业务、货物或服务。（3）造成的损害结果。另一法官思朋斯・J（Spence J）也指出，目前没有比选择直接诉讼来让那些向竞争对手的客户发送威胁信函的人承担责任的更好理由了。④

三、大陆法系国家

（一）德国

德国的《不正当竞争法》（UWG）创建了一个特定的侵权行为处理不正当的商业行为。该法第3部分规定：对竞争对手、消费者或其他市场参与者的利益造成有形损害的不正当的商业行为的违法的。

第4部分用列举的形式来规定不正当的行为，其中包括“诋毁或贬低他人商标、商品、服务、活动、竞争对手个人或企业的商业情况”；“断言或传播有关竞争对手的商品、服务或业务的事实，而这些事实损害到企业的经营或企业家的信用，在某种程度上这些事实并不明确为真；如果通讯是保密的，并且如果发出或接收这些信息的人在通讯内容中具有合法利益，那么仅在该事实的断言或传播不真实的情况下才被认定为不正当。”

《不正当竞争法》仅适用于在商业过程中作出的行为。而《德国民法典》中第823条的规定，对更普遍的侵权行提供更广泛的保护。该规定指出：“行为人无论是故意或者过失，只要非法伤害他人的生命、身体、健康、自由、财产或其他合法权利，都有责任赔偿另一方由此产生的损失。”

法院已经使用这些一般规定制定防止不正当的知识产权诉讼的威胁。威胁将被视为是不正当的，如果质疑的权利被发现是无效的或没有被侵害的，而该权利所有人知道或应该知道这是事实。

2005年以前，德国法院在审判中要考察被侵权人是收到“直接”侵权还是“间接”侵权。然而，随着德国联邦法院作出的决定，现在在确认收函人的地位的基础上不再作出区分了。但是庭审的考察，仍然要根据案件的具体背景。在发函人基于对方的供应商涉嫌侵犯了其权利而发出针对次要侵权的威胁的案子中，采用了更严格的标准。联邦法院认为生产商被其零售商发出的这样的无理威胁不正当地妨害的生产经营。

（二）法国

法国民法典第1382条规定，“个人的对他人造成损害的任何行为，造成损害发生的过错方有义务作出补偿。”第1383条接着规定，“每个人不但要为其故意，还要因为其过失或轻率而造成的侵权行为承担赔偿责任。”再次，为了防止不当威胁，这些规定也有法院进行的发展。

在法国，权利人在对涉嫌侵权人提讼之前可以发送以下两种类型的信函中的一种：一是告知函，二是停止侵权函。对于涉嫌侵权的直接侵权者，发送告知函是必要的。如果该信函以中立的方式起草，将不被认为是可以提讼的。而另一方面，停止侵权函要求收件人停止被控侵权的行为，如果他们不遵守的，通常威胁会采取法律行动。这种威胁可能被认为是不正当竞争或诋毁的行为，可能要承担《法国民法典》第1382条和第1383条规定下的民事责任，这取决于收函人和信函的具体行文。

判例法已经表明，对于直接侵权人的警告或威胁函很少被认作是不当行为。然而，法国法院认为给直接侵权人的客户或分销商发送威胁或警告函很有可能会构成不正当竞争或诋毁。①具体情况可以引发发函者的法律责任，特别是在：（1）该函已经大范围的发送给直接侵权人的客户，证明有削弱前者声誉的意图；（2）该函没有提供一个合法的和符合程序的客观报告。例如，函件指出某一产品已经被法院认定侵权，但事实上法院并没有作出这样的侵权判决或裁定，或该判决或裁定由于提出了上诉而并未透露。

如果这些行为对他人造成损失，他们可以要求损害赔偿。根据《法国律师道德守则》，执业律师在接触对方当事人的时候要避免任何不正当的和任何威胁。当执业律师代表他们当事人寄出这样的威胁函时，可以被行业管理机构或法院追究其责任。

（三）荷兰

荷兰的法律还规定了不能作出错误行为的一般义务。《荷兰民法典》第6部第162条规定：“因行为自己的原因而作出的对他人的侵权行为，行为人必须赔偿他人因此而遭受的损失。”“侵权行为是指一种被视为侵犯他人权利，以及违法了法律规定的或依据不成文法所负有的某种作为或不作为义务的行为，并且没有任何合法的抗辩事由。”

针对提起侵权诉讼的威胁，法院已经形成了这些保护规定。已经知道或应该知道可能是非法的威胁的，这样的请求在法院是站不住脚的。法院也更进一步，说即使是“正当”的威胁，如果它是具有不必要的攻击性或不必要的公开的话，也可能是非法的。同样，如果作出威胁的人不是该知识产权的权利人，威胁通常也会是非法的。

虽然没有对侵权人正式地区分主要侵权和次要侵权，但这可能是在决定威胁的合法性的有关因素。特别是当次要侵权人受到威胁时，而已经知道主要侵权人，但并没有针对主要侵权人采取行动的情况下，显得尤其重要。

四、小结

通过对上述国家的研究，我们可以发现可以有各种不同的方式来防止不正当威胁。大陆法系的国家围绕知识产权保护领域，提供了具体的法律条文，明确的相关的法律责任和行为后果。某些立法也规定的抗辩事由和例外情况，比如信函是发送给直接侵权人或用于揭露侵权商业行为的来源。但存在的问题是，这些对于区分直接侵权人和间接侵权人的过于指令性的法律规定，有时候也会导致裁判的任意性，可能会留下保护的空白。

相比之下，在英美法系国家，不正当竞争的救济手段适用根据广泛性。他们不对权利的类型进行区分，而且还包括其他类型的诉讼威胁。他们给法院更大的自由裁量权，由法官造法，其司法的最终目的就是为了防止不正当的商业竞争和交易。与其教条式的对主要侵权人和次要侵权人进行区分，他们更倾向于深入到案件具体背景中来确认当事人的法律责任。

律师在不正当威胁中的法律责任问题，在不同的国家也有不同的体现。澳大利亚对执业律师或注册专利律师不就“在他或她的专业技能领域内代表客户所作出的行为”承担责任的规定已经实施了二十二年，一直也运作良好。而法国的《法国律师道德守则》规定：“执业律师在接触对方当事人的时候要避免任何不正当的和任何威胁。当执业律师代表他们当事人寄出这样的威胁函时，可以被行业管理机构或法院追究其责任。”律师或人在代表客户发送警告函的时候究竟应不应当承担责任，如何承担责任，也是值得我们思考的问题。

参考文献：

[1]Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property，By Bodenhausen G.H.C.At p145.

[2]Re-evaluating Declaratory Judgment Jurisdiction in Intellectual Property Disputes，By Lorelei Ritchie de Larena.March 2007.

[3]Patents，Trade Marks and Design Rights：Groundless Threats_ A Consultation Paper，Law Commission，Consultation Paper No 212.

Analysis and Reference of Overseas Non-infringement of Intellectual Property Rights

LUO Yun-hui

（South China University of Technology Law School，Guangzhou 510006，China）

Abstract：Stones form other hills may serve to polish the jade of this one.The study of other countries for non-infringement of intellectual property rights，the foreign intellectual property legal origin of no tort，a wide range of specific provisions in international treaties，the Common law system，continental law system.It is shows that these countries in a century or even earlier to market participants use improper warning to damage competitors provide protection and remedies.Our country should learn and absorb the provisions in these countries，improve the recognition system of no tort，it is not only to comply with the“Paris Convention”the provisions of international obligations，and also a practical requirement to the era of knowledge economy urgent.

Key words：infringement of intellectual property right；suit for confirmation of non-infringement；declaratory judgment

①Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property，by Bodenhausen G.H.C.At p145.

②1868-69）LR 4QB 730.

③（1881-82）LR 19 Ch 386 at 388.

收稿日期：2014-03-08

作者简介：罗云辉（1984-），男，广东乐昌人，硕士研究生，从事知识产权研究。

①Department for Trade and Industry and The Patent Office，Consultation Paper on the Proposed Patents Act (Amendments) Bill （29 November 2002），Para 92.

②Re-evaluating Declaratory Judgment Jurisdiction in Intellectual Property Disputes，By Lorelei Ritchie de Larena.March 2007.

③1953年《专利法》第S 74条，1953年《设计法》第S 34条。

④1966 SCR 419 at 429.

①Cour de cassation，Commercial chamber，7 April 1998，Dossiers Brevets 1998，IV，No 6.